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作者：乐山

原标题：软件方法专利侵权判定的探讨

2019年12月10日上午，最高人民法院知识产权法庭（以下简称为“二审法院”）公开宣判了一起涉及通信领域方法专利的侵权纠纷案件（（2019）最高法知民终147号）。本文探讨判决书中涉及的一个方面，即“被告制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为是否构成专利侵权”。

一、案例探讨

二审法院首先认为，“如果被诉侵权行为人以生产经营为目的，将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中，该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征被全面覆盖起到了不可替代的实质性作用，也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的，则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法，侵害了专利权人的权利”。

根据《专利法》第十一条的规定，实施专利方法指为生产经营目的使用专利方法，或者使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品等五种情形。将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中应属于制造产品的行为，其不应为上述实施专利方法的五种情形中的任何一种，因此，难以认定被诉侵权行为人直接侵害了专利权人的权利；反而言之，如果将被诉侵权行为人的制造行为认定为直接实施了专利方法的行为，将使得市场主体无法根据法律关于实施专利方法的现有规定来预测其是否已经实施了侵权行为，从而无法为其生产经营活动预先作出合理的安排。

二审法院进一步具有三点理由：“第一，腾达公司虽未实施涉案专利方法，但其以生产经营为目的制造、许诺销售、销售的被诉侵权产品，具备可直接实施专利方法的功能，在终端网络用户利用被诉侵权产品完整再现涉案专利方法的过程中，发挥着不可替代的实质性作用”（以下简称为“理由一”）、“第二，腾达公司从制造、许诺销售、销售被诉侵权产品的行为中获得不当利益与涉案专利存在密切关联”（以下简称为“理由二”）、“第三，因终端网络用户利用被诉侵权产品实施涉案专利方法的行为并不构成法律意义上的侵权行为，专利权人的创新投入无法从直接实施专利方法的终端网络用户处获得应有回报，如专利权人的利益无法得到补偿，必将导致研发创新活动难以为继”（以下简称为“理由三”）。

关于理由一，二审法院认为被诉侵权行为人未实施涉案专利方法，那么其行为是否涉及侵权，或者涉及直接侵权还是间接侵权，或者是否需要区分直接侵权和间接侵权及其对赔偿数额的影响；二审法院明确了第一个问题，而后两个问题并没有进一步说明。即使被诉侵权产品对于实施涉案专利要求保护的方法具有实质性作用，根据《侵权责任法》以及专利权纠纷相关司法解释，也不宜认定为直接侵权。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第二十一条第一款规定，“明知有关产品系专门用于实施专利的材料、设备、零部件、中间物等，未经专利权人许可，为生产经营目的将该产品提供给他人实施了侵犯专利权的行为，权利人主张该提供者的行为属于侵权责任法第九条规定的帮助他人实施侵权行为的，人民法院应予支持”；本案中，被诉侵权行为人为生产经营目的将被诉侵权产品销售给用户，被诉侵权行为人与用户之间一般不存在意思联络，而被诉侵权产品在再现涉案专利方法的过程中不可替代，属于专用产品。因此，被诉侵权行为人的销售行为应涉及间接侵权。

关于理由二和三，一方面，在推理出被诉侵权行为构成侵权的结论中，以被诉侵权行为人因侵权行为而“获得不当利益”、“专利权人的利益无法得到补偿”为理由，可能属于循环论证；另一方面，在创新的过程中存在诸多风险，例如，可能存在技术风险而无法获得预期的成果，也可能存在法律风险，如因为专利撰写等原因而使得权利要求保护的范围并不稳定，或者权利要求所描述的技术方案不涉及为生产经营目的的实施者或涉及多个实施者，还可能在市场上没有相关产品，因此，从创新到获利之间还存在较多的中间节点，而在保护创新和维护公众利益之间需要平衡好尺度。

二、延伸思考

涉案专利为软件方法专利，而使用方法侵权的证明难度比制造或销售产品侵权的更大，《专利法》也因此规定了对方法专利的保护可以延伸到产品，即，除了基于使用专利方法的保护外，还可以基于方法专利的延伸保护，不得为生产经营目的使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品；关于“依照该专利方法直接获得的产品”，司法解释也有规定（《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十三条第一款，“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品”）。

软件方法专利中的方法权利要求一般可具有对应的产品权利要求。例如，其可以对应于装置权利要求，如：“一种简易访问网络运营商门户网站的装置，其特征在于，包括第一模块，其适于……；第二模块，其适于……；第三模块，其适于……”；也可以对应设备权利要求，如：“一种简易访问网络运营商门户网站的设备，包括存储器和处理器，所述存储器上存储有可在所述处理器上运行的计算机指令，其特征在于，所述处理器运行所述计算机指令时执行权利要求1所述方法的步骤”；还可以对应介质权利要求，如：“一种计算机可读存储介质，计算机可读存储介质为非易失性存储介质或非瞬态存储介质，其上存储有计算机指令，其特征在于，所述计算机指令运行时执行权利要求1所述方法的步骤”。

也就是说，上述装置、设备和介质等对应的软件相关产品是可以依照软件方法专利直接获得的原始产品，而没有被进一步的加工或处理；并且，这些软件相关产品可以被使用如通过软件安装、或者硬件布置于物理产品（在本案中为路由器）内，也可以随物理产品一起销售。在将聚焦点从物理产品转移到软件相关产品时，软件方法专利应可获得延伸保护。
 

技术在不断创新，立法和司法在与时俱进，而实践与探索也一直在路上。

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作者：乐山

编辑：www.jiqunzhihui.net王颖          校对：www.jiqunzhihui.net纵横君

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