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作者：陈剑聪

原标题：专利感想之侵权之诉的抗与辩

2017年3月份，因认为摩拜公司在其产品摩拜单车上使用的智能锁侵犯其两件发明的权，深圳市呤云科技有限公司分别向法院和行政管理部门提起了侵权侵权诉讼和行政处理请求，要求摩拜公司停止侵权行为，并进行赔偿。前几日， 有着“共享单车第一股”美誉的“常州永安公共自行车系统股份有限公司”也陷入侵权诉讼。

在遇到专利侵权之诉时，被诉侵权方有哪些应对呢？翻开专利法，笔者逐条逐款寻找并归类分析。

I.司法程序的抗辩：

一.专利法第11条

“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。

外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、许诺销售、销售、进口其外观设计专利产品。”

1.非生产经营目的抗辩

该条款即是专利权效力，专利权所产生的约束力。专利权人正式基于此专利权效力具有的排他性展开的专利侵权之诉。

以生产经营为目的是行为构成侵犯专利权的一个必要构件。换言之，以非生产经营目的的实施专利的行为，不构成侵犯专利权。

然而该抗辩却是很多企业用不上的抗辩，这是因为企业一般都是以营利为目的而进行的生产经营，企业对非生产经营目的的抗辩的主张一般都不会得到支持。

如果行为不以生产经营为目的，其对专利权人的产业利益几乎无影响，因为也无须排他或禁止的必要。例如国家机关、公立学校、社会团体的行为一般不具有生产经营目的的性质，例如个人的私人使用行为等。

二.专利法第59条

“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”

2.不落入保护范围抗辩

不落入保护范围抗辩，即为不侵权抗辩，即是如果待判定的对象（产品或方法）不落入授权文本权利要求书的权利要求的保护范围，则为不侵权。这里面就涉及了很多判定的步骤，例如授权文本的权利要求的保护范围的解释和确定，待判定对象的构成分析，然后利用全面覆盖原则比较分析，还进一步包括等同原则、禁止反悔原则的是否适用等等。

不落入保护范围可以适用于任何领域里的侵权之诉的抗辩。

三、专利法第62条

“在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权。”

3.现有技术抗辩/现有设计抗辩

现有设计抗辩，是针对外观设计的抗辩。以现有技术为例说明，现有技术在专利法第22条第5款里是指，申请日以前在国内外为公众所知的技术。现有技术抗辩比较的基础是被控产品与引证的公知技术，例如申请日以前的公知文献之间的比较。

现有技术抗辩的目的不在于否定原告专利的新颖性，也不在于评价原告专利保护范围的大小，也与原告专利权的效力或禁止权的大小无关，其目的是在被告使用现有技术的自由在侵权诉讼中得以简便及时地实现。

因此，现有技术抗辩并不是对抗对抗原告专利的有效性，而在于证明行为的合法性，免除侵权责任，恢复使用现有技术的自由。

如果现有技术抗辩成立，则被告的行为不构成侵权，不用承担相应的侵权责任，即不支持原告的诉讼请求。但原告的专利权依旧存在，不受影响。

四.专利法第68条

“侵犯专利权的诉讼时效为二年，自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。”

4.诉讼时效抗辩

该条款设置的目的是防止专利权人以消极的态度对待自己的专利，从而损害被控侵权人和社会公众的利益。其是为了督促专利权人积极、及时地行使自己的权利，否则，就要承担不利的法律后果。

五.专利法第69条

“ 有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：

(一)专利产品或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的;

(二)在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的;

(三)临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则，为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利的;

(四)专为科学研究和实验而使用有关专利的;

(五)为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。”

该法条中的5个条款对应涉及5个侵权抗辩，依次分别是：

5.权利用尽抗辩

第（一）种情形是权利用尽抗辩，权利用尽抗辩 所考虑的目的是保证商品的自由流通，维护正常的市场顺序。基于专利权人在第一次出售专利产品时，已经得到了相应的回报，对于售出的专利产品，专利权人的专利权已经行使穷尽。如果将专利权人的专有权延及售出产品，必然会妨碍商品的正常流通，不利于市场的正常运行。因此，权利用尽抗辩是在专利权人利益得到回报的基础上，对专利权的一种限制。

因此，权利用尽抗辩的核心应该是专利产品合法的进入市场并被售出后，专利权人的专利权不再及于该被售出的产品。因此，其针对的对象应该是已被售出后的专利产品。

在很多被控侵权的企业中，其生产或销售或使用的往往是自己的而非是专利权人的产品，被诉侵权方难以用权利用尽抗辩。

6.先用权抗辩

第（二）种情形是先用权抗辩；先用权是对先申请原则的一种限制，或者是先申请制度的一种必要的补救性措施。先用权仅仅是一种对抗侵权指控的抗辩权。

先用权的限制主要在于“原有范围”的限制，这对于致力于规模化发展的企业是不利的。先用权抗辩似乎并不能根本解决问题，而被限制在了原有范围，例如专利申请日前原有的产量或者根据已有的生产准备可以达到的生产规模。

7.临时过境抗辩

第（三）种情形是临时过境抗辩制度，临时过境抗辩制度的目的在于维护国际运输的有序运行与世界自由贸易的正常发展。临时过境抗辩适用于《巴黎公约》的成员国之间，并增加互惠条件的要求，扩大了成员国的范围。临时过境抗辩制度是国与国之间针对的是临时过境时交通运输工具是否可以视为不侵权的抗辩。

因此，在国内的企业与企业之间是不适用该条款的。

8.科研及实验目的抗辩

第（四）种情形是科研及实验目的抗辩 ， 科研及实验目的抗辩实质是侵犯专利权的法定例外。其目的在于，促进创新，保证社会公共利益，有利于提高社会科学技术水平的整体利益。在为科学研究和实验而实施有关专利的前提下，再设置许可要求难免妨碍他人的研究开发和科技进步。

9.Bolar例外

第（五）种情形是医药行政审批抗辩，医药行政审批抗辩 是对美国“Bolar例外”条款的法律移植。“Bolar例外” 是指在某项医药专利权届满之前，在需要为行政审批获取临床信息的场合下，允许医药防治商不经权利人同意即可对专利医药开展临床试验和研究工作。该条款设置的目的在于，克服医药上市审批制度对仿制药品和医疗器械在专利权期限届满后上市造成的延迟，从而避免因为变相延长专利保护期而对公共健康造成影响。

这是特定的医药领域，以及特定的专利权届满的时间所做的医药行政审批抗辩。

六.专利法第70条

“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。”

10.合法来源抗辩

这一免责条款的主要目的之一在于保护交易安全。从有利于市场流通的角度看，要求所有销售者及使用者对于其所销售及使用的产品均具有技术上的认知，必然会导致对整个商品流通秩序造成巨大影响，显然既不合理又不可行。据此，在一定情况下免除赔偿责任，以从根本上保证交易安全。

然而这一免责条款的适用以侵权为前提。销售者或者使用者不仅需要证明其产品的来源，同时还需证明这一来源的合法性，后者才是这一免责条款的关键。而对于制造商而言，由于其是产品的直接来源，是产品流通环节的最初来源，因此相比于流通环节末端的销售者或者使用者有着更高的注意义务，很可能并不适用该条款。

II.行政程序的对抗

（一）.无效宣告请求的对抗

（1）.专利法第45条　

自国务院行政部门公告授予权之日起，任何单位或者个人认为该权的授予不符合本法有关规定的，可以请求复审委员会宣告该权无效。

（2）.专利法第47条

宣告无效的权视为自始即不存在。

正是有了专利法第45条赋予的无效宣告请求的权利和第47条对宣告无效的专利权的效力，才使得在侵权之诉时，每一个被诉侵权的个人或企业都能提起无效宣告程序，去审视涉案专利权是否稳定。一个不稳定的专利权一旦被宣告无效并生效后，专利权自始即不存在，侵权也就无从谈起。

司法程序抗辩的特点：

司法程序的侵权抗辩是一种被动的抗辩权，其主要在于防御，而不是攻击；有侵权之诉，方有抗辩之说，先有请求方诉被诉侵权方侵权，后有被诉侵权方抗辩不侵权或例外或免责；多种抗辩可以组合使用；被诉侵权方的抗辩以对方的侵权之诉存在而存在，消亡而消亡。其是对侵权本身是否成立是否例外是否免责等进行抗辩，而不涉及专利权本身是否有效和稳定。

在上述的10个司法程序的抗辩中，又以不落入保护范围抗辩、现有技术抗辩较为常见。

无效程序对抗的特点：

行程程序的无效宣告请求的对抗是一种主动的对抗权，其主要在于主动出击，而不是防御；侵权之诉是起因的一种，也是常见的一种可导致无效宣告程序的提起；无效宣告程序可以多次以不同的理由和事实提起，不因对方的侵权之诉存在而存在，消亡而消亡；其是对专利权本身是否有效和稳定进行，涉及的是专利权本身的保护范围和其有效性，而不审查是否有侵权存在，侵权是否成立。

以下面的表1作为本文的总结。由于经验有限，难免有遗漏或不严谨之处，仅当作个人感想之言。

表1

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作者：陈剑聪 

编辑：www.jiqunzhihui.net 赵珍 / 校对：www.jiqunzhihui.net纵横君

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