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原标题：商业方法相关专利申请的争辩策略

意见陈述时我们应该注意些什么？在意见陈述时，不能单纯满足于说明该专利申请请求保护的发明不是一种智力活动的规则和方法；应该从技术性的角度出发；应该进一步阐明专利申请的本质。

一 商业方法客体判断基本概述

商业方法相关发明专利申请的权利要求不仅包含商业方法模式特征，也包含得以在技术上实现的技术特征，因此就整体而言不是智力活动的规则和方法，不属于专利法第二十五条的情形。

但是，当所采用的技术仅为公知网络或者计算机技术时，并未对现有的网络或计算机系统等内部性能带来改进，未对其构成或功能带来任何技术上的改变，只是通过人为制定的规则进行交互或信息传送，则并未构成技术手段，可以得出不属于“技术方案”结论，进而不属于专利权保护的客体。从另一个方面来说，人为制定的商业规则通过公知网络或者计算机技术实施时，难以将解决方案转化为技术方案，其解决的问题还是商业问题，并不是技术问题，从而不构成“技术方案”。将计算机或手机等装置设备作为商业规则的操作对象，亦是如此。

下面，举个例子来进一步说明。

案例一：

一种保险业务网络销售方法，其特征在于，该方法通过设有输入键盘、身份证阅读器、网络连接装置打印装置的保险业务终端设备和连接于网络上的系统中心服务器执行保险业务的网络销售，该方法包括如下步骤：

S1，通过输入键盘进行险种和具体保险内容的设定；

S2，采用身份证阅读器读取投保人身份信息，进行相应处理并储存；

S3，保险业务终端设备将险种、具体保险内容及投保人身份信息通过网络发送至系统中心服务器；

S4，打印保险单。

该方案中包括了输入键盘、身份证阅读器、连接装置、打印装置以及中心服务器等装置，并使用了读取、处理、储存、发送等技术手段，因此，属于专利法保护的客体。

二 争辩策略

意见陈述时我们应该注意些什么

2.1、在意见陈述时，不能单纯满足于说明该专利申请请求保护的发明不是一种智力活动的规则和方法。

在目前的实际操作中，审查员与申请人/代理人之间的争辩经常出现这样的情况：审查员在未经检索的情况下，就根据权利要求中出现的商业性词汇，如“出售、价格、费用、经销”等，认定专利申请要求保护的发明的实质是商业方法，解决的问题不是技术问题，产生的效果也不是技术效果，因此属于智力活动的规则和方法；而申请人/代理人则强调发明所采用的是技术手段（如计算机技术和网络技术），作为方案整体来说是技术方案。整个过程中双方各执一词，互相都无法说服对方，从而势必延长实质审查程序，甚至使得有可能授权的专利申请面临被驳回的后果。

实际上，商业方法是通过计算机和网络技术实现的，其具体实施时一般会借助于计算机和网络技术领域的技术手段来实现，被审查员认定为商业方法的专利申请就其整体而言都会带有技术的色彩。因此单纯说明该专利申请请求保护的发明不是一种智力活动的规则和方法，能够说服审查员的可能性是不大的。因此，除了说明该专利申请请求保护的发明就整体而言不是一种智力活动的规则和方法，还需要进一步说明其与最接近的现有技术相比，不同之处还在于采用了新的技术手段，并且解决的问题和获得的效果也具有技术性，即满足方案的技术三要素均为技术性的条件。

2.2、在意见陈述时，应该从技术性的角度出发

1.分析构成发明方案所需的特征

首先，应该具体分析权利要求请求保护的发明中记载了哪些特征，哪些特征具有智力活动的因素，哪些特征是客观的技术特征，例如，依据客观存在的数据产生的数据处理的行为不应被看作是智力活动的规则和方法。

2.找出对现有技术做出贡献的特征

通常，对于智力活动的方法专利来说，所述智力活动本身是发明的主体，网络媒介只是智力活动借用的工具，例如财务计算方法。

而非智力活动的方法专利中，智力活动相关的特征通常只是申请人为了将发明叙述得更完整而使用的一种描述方式，与智力活动有关的内容对发明的贡献是“少量且非本质的”。

3.判断发明是否属于可授权的客体

在进行上述的分析后，如果做出贡献的是其中具有智力活动因素的特征，则必须承认该专利申请不属于可授予专利权的客体。

如果做出贡献的特征是其中的技术手段，则可以指出：即使发明的一部分属于智力活动的规则和方法，但由于发明对于现有技术的贡献不仅仅在于属于智力活动的规则和方法的部分，根据《审查指南》第二部分第一章第3.2节的规定，不能以专利法第二十五条第一款第（二）项为由拒绝授予专利权。

2.3、在意见陈述中时，应该进一步阐明专利申请的本质

如上所述，在说明商业方法相关发明专利申请就整体而言是技术方案，并且针对最近接的现有技术所解决的是技术问题，也产生了技术效果后，基本可以说明该专利申请确实不属于智力活动的规则和方法。

在此基础上，应该进一步结合《审查指南》第九章的规定，阐明该专利申请的本质。这是因为，商业方法相关发明专利申请既具有涉及计算机程序的共性，又具有计算机和网络技术与商业活动和事务结合所带来的特殊性。涉及计算机程序的发明专利申请的审查原则和基准同样适用于商业方法相关发明专利申请的审查。

一般而言，商业方法相关发明专利申请可以归类于用于外部数据处理的涉及计算机程序的发明专利申请。对此，《审查指南》指出：如果发明专利申请的主题是利用在公知计算机上运行的计算机程序对外部数据进行处理，以解决某个具体的技术问题，那么，由于它所处理的是利用了技术手段，并能够获得技术效果的技术问题，所以，这种发明专利申请属于可给予专利保护的客体。

来源：三友知识产权

作者：周影 李超然

编辑：www.jiqunzhihui.net王颖          校对：www.jiqunzhihui.net纵横君

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