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供稿：胡铁锋 杭州信与义专利代理有限公司

原标题：专利的修改方式会影响诉讼赔偿额吗？

修改后权利要求的技术方案在原专利权利要求书中并未出现过，基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

案例简介

今天要分享的案例是最高院在2021年4月5日发布的，案号为（2019）最高法知民终369号，当然，在本案例中还有很多争议点，包括对技术特征解释、功能性特征等争议点，本文主要分享本案中关于修改方式对赔偿金额的影响，个人认为这个争议点还是比较有意思的，而且笔者认为有一定的指导意义。

本案中，权人——台州安卓缝纫机，将许可给了朗进公司（简称），也就是民事一审的原告。被告之一为南邦科技（简称）。

本案中的涉案专利原始文本为：

1. 一种自动橡筋机，包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置，其特征在于：所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械手装置两端，所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定，所述送料装置包括第一机架与第二机架，所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮，所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮，所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮；所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架,所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上，所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸，所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移；所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构；所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带，所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部，并在第二送料主动轮的辅助送料下，滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具，然后通过设置于第二送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断；所述第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后，分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上，进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。

7. 根据权利要求1所述的自动橡筋机，其特征在于：所述第一夹具与第二夹具均包括上夹体、下夹体，所述第一夹具与第二夹具对称设置，所述下夹体上设有夹紧气缸驱动上夹体上下位移，所述的驱动电机为闭环步进电机，所述驱动电机具有第一驱动轴，所述的第一驱动轴通过第一连接臂与所述的第一夹具相连接；所述的反转气缸具有第二驱动轴，所述的第二驱动轴通过第二连接臂与所述的第二夹具相连接。

9.根据权利要求8所述的自动橡筋机，其特征在于：所述托料架后端连接设有水平导轨，所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移；所述导轨上端固定连接设有顶出气缸，所述顶出气缸前端设有顶带挡片，所述托料架上端面设有顶带缺口，所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离。

被告南邦科技在被起诉后，向国知局提起无效，在无效程序中，权人将从权7的部分特征和从权9的全部特征加入到权利要求1（划线部分内容），最终维持有效，修改后的权利要求1：

1、一种自动橡筋机，包括送料装置、拉料装置、翻转机械手装置、进给导轨装置和缝纫装置，其特征在于：所述送料装置与拉料装置分别设置于翻转机械手装置两端，所述翻转机械手装置与进给导轨装置连接固定，所述送料装置包括第一机架与第二机架，所述的第一机架设有第一电机带动的第一送料主动轮，所述的第二机架设有第二电机带动的第二送料主动轮，所述的第一机架上端设有第三电机带动的理料滚轮；所述翻转机械手装置包括能绕第一轴心转动的第一夹具、能绕第二轴心转动的第二夹具、设置在第一夹具与第二夹具之间的托料架和固定机架，所述第一夹具、第二夹具及托料架均设置在固定机架上，所述的固定机架间隔设有用于驱动第一夹具绕第一轴心旋转运动的驱动电机和用于驱动第二夹具绕第二轴心旋转运动的反转气缸，所述的驱动电机为闭环步进电机，所述托料架可沿固定机架方向向缝纫装置方向做水平位移；所述托料架后端连接设有水平导轨，所述水平导轨上设置有推进气缸推动托料架前后位移；所述导轨上端固定连接设有顶出气缸，所述顶出气缸前端设有顶带挡片，所述托料架上端面设有顶带缺口，所述顶带挡片可沿顶带缺口的缺口方向位移进行调节距离；所述拉料装置包括可夹持橡筋带的夹持机构以及拖动该夹持机构移动的滑动机构；所述的第一送料主动轮转动并在第一送料主动轮与第二送料主动轮之间输入设定长度的橡筋带，所述拉料装置的夹持机构夹持第二送料主动轮出料口处的橡筋带端部，并在第二送料主动轮的辅助送料下，滑动机构带动橡筋带位移穿过第一夹具和第二夹具，然后通过设置于第二送料主动轮出料口处的切料机构将橡筋带切断；所述第一夹具和第二夹具夹住切下的橡筋带两端后，分别绕第一轴心和第二轴心旋转橡筋带的两端固定在托料架上，进给导轨装置带动橡筋带位移至缝纫装置针头下端进行缝制。

 

在早些年，在无效程序中的修改，仅限于权利要求的合并和删除。但是在2017年《审查指南》修改后，允许在无效程序中，将从属权利要求中部分技术特征加入独立权利要求。而在本案中，其修改方式正是将从权中的部分技术特征加入独立权利要求中。然而这种修改方案存在一个可能——修改的后的技术方案在原独立权利1的保护范围内，但是并没有出现在原从属权利要求中。笔者用简单的举例来说，比如：

权利要求1：包括A。

权利要求2（引用权1），还包括B、C——实际保护范围为：A+B+C；

权利要求3（引用权1），还包括D、E——实际保护范围为：A+D+E

如果无效程序中，权利人将权2中的B以及权3中的D，分别加入权利要求1，从而使得修改后的权利要求1的技术方案变为：A+B+D。显然，这个A+B+D的方案并不落入于原权利要求2的保护范围，也不落入原权利要求3的保护范围。可以参考下图所示：

对于上述举例，显然对于社会公众而言，对于一件已经授权而言，原权1、权2、权3的保护范围是明确的，有边界的。而对于新的权1要求，对于社会公众而言，是一种未知的边界，因为公众无法得知权人最终会修改成怎么样的保护范围。

以最高院的这次案例为例，如果站在被告的立场上，对于涉案，其前期评估下来，虽然落入原权利要求1的保护范围，但是被告可能认为并不落入其他从权的保护范围（比如原权7和权9），而且原权利要求1的保护范围可能不适当而被无效，在这种前提下被告有可能铤而走险规避设计一款技术方案X，于是就出现了本案的这种情况，这样一想，似乎对社会公众也略不友好。

对于这种情形，最高院在本案中作出了比较有意思的判决，还是基于法的立法原则上考虑：

最高院认为——专利法的终极目标是社会公共利益，无论是从专利制度之中的“专利公开换保护原则”，还是从“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”出发，专利权人充分公开专利信息，社会公众充分信任专利权人公开的该信息，通过对专利信息的公示公信实现专利权人与社会公众之间利益的衡平，从而达到从公开到公信的效果。……按照“权利要求的进一步限定”的修改方式，在一定程度上是牺牲了专利信息公开的稳定性以图保障其有效性，对专利信息公开的既往公信力有一定程度的减损进而需要弥补。

因此，权人在确权程序中，以对“权利要求的进一步限定”的方式修改原权利要求，修改后的权利要求所限定的技术方案不落入原各从属权利要求的保护范围，但仍落入原独立权利要求的保护范围，国家知识产权局基于该修改后的权利要求维持专利权有效的，未经许可实施该修改后权利要求技术方案的行为，亦构成对涉案专利权的侵害，有关侵权实施者应当承担赔偿责任，但基于专利权保护与公众信赖利益平衡的考量，对发生在上述维持专利权有效的行政决定的决定日之前的侵权行为，可以酌减赔偿数额。

本案的最终结果，将一审判决中的赔偿数额从28万，改判为5万。

个人感想

从本案中看出，一个不经起眼的修改方案，竟然将赔偿数额直接降了到近1/5，显然，这种“权利要求进一步限定”的修改方式，确实对诉讼中的赔偿数额产生了非常大的影响。

往大了说，本案中最高院的判决，正是将“专利法的终极目标是社会公共利益”这个原则发挥到了极致，对于“权利人与社会公众之间的利益平衡原则”，在本案中体现地淋漓尽致，本案的判决书内容也是写地细节满满，笔者非常认同，相信对于原告、被告看到这种判决也应该是心服口服。

专利行业，真是学无止境！

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作者：胡铁锋 杭州信与义专利代理有限公司

编辑：www.jiqunzhihui.net王颖          校对：www.jiqunzhihui.net纵横君

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